прислать материал
AIN.UA » СтартапыЯк самостійно подати заявку на американський патент і отримати patent pending за $125

Як самостійно подати заявку на американський патент і отримати patent pending за $125

4692 36

Працюючи над Petcube у мене на 4 місяці розтягнувся процес з’ясування всіх деталей щодо патенту, торгової марки і реєстрації компанії у Штатах та отримання статусу patent pending. У цій статті я розповім про свій шлях і висновки. Сподіваюся вона допоможе скоротити ваші потенційні 4 місяці до 2 тижнів і зекономить час, гроші і нерви.

555421_447093795362296_2071914088_n

Я не обгворюватиму необхідність захисту ІР, реєстрацію в Штатах чи в інших країнах, доцільність приваблення радників чи інкубаторів, які прискорять всі процеси за долю в проекті — залишимо це для коментаторів. Я також не вдаватимусь у деталі щодо реєстрації компанії і трейдмарку. Коротко — «класичному стартапу» треба реєструвати компанію в Делавері, тип — C Crop. Відкрити рахунки в США практично неможливо без фізичної присутності там. Торгова марка реєструється ще простіше ніж патент, теж онлайн, коштує $350 за одну категорію товарів чи послуг, можливо напишу окрему статтю про ТМ.

Пишу це все з любові до підприємництва і сподіваюся, що стаття полегшить життя хоча б одній українській команді з глобальними амбіціями.

І останнє зі вступу — попереджу, що я не юрист, всі знання отримані з консультацій, джерел в інтернеті і моїх висновків, тому використовуйте поради на свій страх і ризик (до речі, попередження такого типу є обов’язковим згідно з американським законодавством). Я також не претендую на точність визначень і буду вдячний за правки від юристів у коментарях.

Процес і висновки

Як відомо тим, хто хоч трохи цікавився патентуванням — патент не є гарантією того, що хтось не повторить ваш винахід. Він лише посвідчує, що ви перші це придумали і дає право вимагати в судовому порядку припинення використання винаходу іншими або ж грошових відрахувань. Все це — на якісь 15-20 років, термін дії патенту. При отриманні патенту суть винаходу публікується у загальному доступі. Це не завжди прийнятний варіант, тому іншим варіантом захисту інтелектуальної власності є комерційна таємниця.

Якщо ти партнер у технологічній компанії, якій є що патентувати — варто хоч розібратися як працють ці патенти. Слава гуглу, ютубу і кворі — розібратися з базовими речима можна за кілька годин. Швидко з’ясувалося, що існує процедура Provisional patent application — попередньої патентної заявки, яку порівняно просто оформити і яка дає відстрочку 1 рік до повноцінної заявки, але в той же час, в момент своєї подачі закріплює за тобою дату винаходу. Зрозуміло, нам потрібен provisional patent, треба знайти юристів, які це зроблять.

Попри немалу мережу контактів і її активне використання — з ходу не вдалося знайти юриста в Україні, який мав би хороший досвід і розуміння по трьох питаннях — реєстрація компанії, торгової марки і патенту. Вже тепер мені зрозуміло, що ці питання мало пов’язані між собою — отримати патент у США може людина або група людей, які не обов’язково є громадянами США. При створенні компанії цими людьми, патентні права можуть переходити до юридичної особи, як власність.

Зате через знайомих вдалося знайти юристів у Штатах. Перші контакти давали оцінку в $2000-3000 за provisional patent — немало, але краще ніж «$8000-15000 and up to $45000» за повноцінний патент. Залишалося вибрати компанію, з якою працюватимемо. Далі було кілька десятків кандидатів і вісім юристів, з якими велася перписка і розмови по скайпу.

Висновок №1 — не працювати з росіянами у Штатах. Кілька російських юристів з якими ми спілкувалися пробували нас «кинути» і видавали свою некомпетентність. Вже пізніше один каліфорнійський українець написав нам це прямим текстом у мейлі — «P.S. Не связывайся с русскими».

Висновок №2 — схоже, що мало хто в Нью Йорку/Чикаго/Бостоні має адекватний досвід роботи з «класичними технологічними стартапами», на питання «де реєструвати компанію» вони відповідають «де завгодно»/»де хочете», про роботу під «convertible debt» яка є одним з варіантом роботи для юрфірм у Каліфорнії, тут ніхто не чув. Треба шукати юристів у Долині.

Висновок №3 — китайці класні, бо працьовиті, приємні у спілкуванні і завжди мають велику мережу контактів з іншими китайцями. Наш 6-ий по рахунку юрист був китайцем, який вже майже взявся за роботу, але відмовився через якийсь форс-мажор і порекомендував 7-го юриста, теж китайця, який сказав що сам не робить того що нам треба, але порекомендував 8-го китайця-юриста і ще одного китайця для реєстрації компанії. Жодного расизму, просто люди однієї національності справді часто мають багато спільного.

Восьмий і останній юрист, Alex Chen якому я вислав суть задачі і з яким говорив по скайпу, сказав, що міг би взяти кілька тисяч за цю роботу, але насправді в Долині ніхто так не робить, бо подати заявку можна самостійно, через онлайн форму на сайті Uspto.gov. За його словами, нам треба буде тиждень, щоб розібратися з оформленням і описати винахід, але нам це би в будь-якому разі довелося робити. Відмінність попередньої заявки від повноцінної у тому, що це «чорновий варіант» який не мусить бути юридично бездоганним, але повинен максимально повно описувати те, що патентується.

Алекс сказав, щоб приходили до нього через рік, коли треба буде подавати повноцінний патент, продукт матиме перші продажі, користувачів і венчурні гроші на юридичні витрати. За 12 хвилин розмови він також розказав повчальну історію про provisional patent та Instagram, який спершу при патентуванні робив акцент зовсім не те, що в результаті стало їх основною цінністю, вкотре згадав про Lean Startup підхід та валідацію, і просив звертатися, якщо будуть дрібні питання при подачі на USPTO.

Звичайно ж, я повернусь до такого юриста і рекомендуватиму його своїм знайомим.

patent confirmation

(письмове підтвердження від USPTO про отримання provisional patent application)

Як самостійно подати онлайн-заявку на provisional patent

Найкориснішим сайтом з поясненнями всього процесу для мене став блог. Його автор, Brad Fach, за допомогою блогу і мейл-розсилки приводить собі клієнтів на патентні консультації, але при цьому сайт містить достатньо інформації, щоб читачі пройшли увесь процес самостійно. Трохи більш заплутано (але й більш детально) все пояснюється на самому USPTO.gov (United States Patent And Trademark Office)

Далі буде чимало посилань на Patentfile.org. Для початку, загальна інформація:

Почати раджу зі статті «Коли подавати попередню заявку»

Подача попередньої заявки складатиметься з трьох частин:

  1. Здійснити патентний пошук і пересвідчитися, що подібний винахід ще не запатентовано.
  2. Написати патентну заявку
  3. Подати заявку через онлайн-форму на USPTO.gov

 Деталі описано тут.

Патентий пошук

Читайте як шукати і дивіться відео, шукайте. Є ще пошук на USPTO, але він менш зручний, не рекомендую. За повнотою реєстру у мене він нічим не відрізнявся від гуглу, хоча теоретично, на google.com/patents матеріали з’являються з певною затримкою. Плагін, який відкриває графічні файли з USPTO.org на macOS не шукайте — я не знайшов, на гуглі ті самі патенти, але у зручнішому форматі.

На пошук варто витратити час — ви не лише збільшите імовірність успішного патентування, але й розберетеся, що відбувається з патентами у вашій індустрії, а також на прикладах зрозумієте, як оформлювати свій патент.

Треба розуміти, що навіть найдетальніший пошук не дасть гарантій, що ви щось не пропустили, або що хтось не подав попередню заявку на подібний винахід впродовж останнього року. Реальні патентні права ви отримаєте навіть не через рік, коли подасте non-provisional application, а через 2-4 роки, коли USPTO розгляне і прийме вашу заявку.

Написання заявки

Основна стаття. Як допоміжні матеріали тут вам пригодяться патенти, подібні на ваш, які ви знайшли під час пошуку

Я використовував шаблон і поступово розбирався з кожним розділом та вносив інформацію.

Ваша основна задача тут —- не скопіювати бездоганну стилістику американських юристів, а розповісти про суть винаходу. Текст вашої заявки читатимуть лише після того, як (і якщо) ви подасте non-provisional application і звірятимуть відповідність змісту, а не форми.

Подача заявки

Основна стаття. Сайт Uspto.gov — це американське патентне бюро онлайн, уся інформація на ньому є офіціною і юридично достовірною. Подача заявки починається зі сторінки. Далі — наш варіант «Unregistered eFiler». Трохи менш зручний процес подачі, але стати «Registered eFiler», не будучи американцем — морочна процедура, актуально лише для юристів.

Кілька кроків, в кінці — оплата $125 через платіжну картку, і ви бачите екран з підтвердженням того, що заявку отримано. Тепер ваш винахід має статус US patent pending. Через 3-5 тижнів поштою вам прийде лист із письмовим підтвердженням (на фото, вище)

26364_10151461643608151_149813796_n(так виглядає підтвердження отриманої заявки на сайті USPTO)

Щоб ви розуміли, в USPTO працюють люди з почуттям гумору. Тільки подивіться цю першу серію новинарного серіалу, де ведучий Mark Trademan пояснює, як працюють торгові марки і патентне бюро (шкода, але на їх каналі немає аналогічного серіалу про патенти)

Буду вдячний за коментарі і виправлення неточностей. Я хотів би, щоб ця публікація стала джерелом натхнення для українських винахідників. Сподіваюся вона допоможе скоротити ваші потенційні 4 місяці до 2 тижнів і зекономить час, гроші і нерви.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Также подобрали для вас

загрузить еще

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

36 комментариев

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии

В Делавере налог штата 8.9%, лучше регистрировать в Неваде, там он 0%. В принципе для стартапа почти без разницы какой вид корпорации. Загвоздка в том, что регистрировать иностранцу корпорацию можно только вида С.

За мову отдельное спасибо)

Отличный пример как не надо подавать на патент (я про форму с размерами, вместо принципа работы). Но опыт зачетный, молодцы.

Вообще если есть "лишнее" деньги, то лучше торговые марки регистрить, от них хоть какая-то польза бизнесу.

Ну и хреновыми бывают не только "русские", но так же и "китайские," и даже "американские" юристы. Если денег хватает, то почти по всем юридическим вопросам связаными с IT, помогут ребята из http://femida.us/

Автор
YaroslavAzhnyuk

Якщо що - картинка з поста лише для ФБ, звичайно ж, ніхто не вставляв цю графіку у патентну заявку )

Не помешает, ли, получению и действию патента в будущем отсутствие соответствующего разрешения от своего государства проживания на получение патента в другой стране? По-моему, то, ли, такое разрешение необходимо. То, ли, предварительное патентование в стране проживания (Украине).

Viktor Tymchuk

Так, можете мати справи із Службою Безпеки власної країни, якщо Ви спробували запатентувати річ яка являє собою державну таємницю ... .

давно цікавило це питання, за мову щиро вдячний

....не працювати з росіянами у Штатах. Кілька російських юристів ... пробували нас «кинути» і видавали свою некомпетентність. ... каліфорнійський українець ...«P.S. Не связывайся с русскими».
... просто люди однієї національності справді часто мають багато спільного...

Батенька, да вы русофоб и ко всему еще не в курсе, что калифорнийских украинцев нет (они там не растут), есть гражданин США с украинским происхождением.

MykolaNovak

Я живу у Лос Анджелесі і повністю підтверджую сказане у статті. Ті, хто розмовляє російскою та українською мовою на цій территорії й кому за 35 років - мають дуже й дуже сумнівне сприйняття бізнес етіки.

Я висловився настільки ввічливо, наскільки міг.

До молодих те не відноситься. Ті кар_ру будують =))

Viktor Tymchuk

Не погоджуюся з Вами, тому що втрата Ліцензії - втрата куска хліба та ще й з маслом =D

Ярослав,
дуже дякую за статтю, цінний досвід для українців які створюють IP на глобальному рівні.
Зберіг собі в Evernote як корисну інформацію.

Ярославе, Ви дійсно вважаєте, що такий патент захистить ваш винахід? Чи він потрібен лише для отримання з продажу ліцензії чи то задля надання більшої цінності пропозиції для інвесторів?

Автор
YaroslavAzhnyuk

Всі три речі, про які ви говорите мають свою цінність. Для мене і для юристів, з якими ми спілкувалися під час підготовки заявки, було несподіванкою, що подібний винахід ще не запатентовано. Звичайно, про захист мова може йти лише після того, як пристрій здобуде хначне поширення на ринку, але в такому разі вам точно варто мати патентні важелі. Думаю, що час, витрачений на отримання патенту, себе виправдовує.

способ не лучший, согласен с комментарием выше. теперь вам предстоит найти за 9-10 месяцев сумму на подачу нормальной заявки, иначе станет общественным достоянием. Также спасибо вам скажут китайцы, которые уже взяли ваше устройство "в производство". (китайские юристы здесь не причем, а вот китайские мануфактруры как раз очень любят смотреть - кто на что подает заявки)
когда у вас старт?

Автор
YaroslavAzhnyuk

1. Гроші знайдемо. Якщо проект за рік не може знайти грошей на патент - значить цей патент і не потрібний, толку з проекту не буде.
2. "иначе станет общественным достоянием" - насправді ні, інакше заявка просто анулюється, але не публікується для загального доступу
3. "Китайські юристи" - це юристи, які працюють в долині і є громадянами США. На них поширюється все законодавство про юридичну таємницю
4. Китайські мануфактури хай заходять на petcube.net і мануфактурять все, що там бачать, а потім пишуть класний софт і завойовують американський ринок. Як на мене, тут більше фобій ніж реальної загрози. Ідеї — в повітрі. Цінність не стільки в ідеях, як у людях, які готові кілька років ними горіти і працювати на їх реалізацію.

Привет, Ярослав! Мне кажется твои действия верны. Надо чтобы изобретатель сам все регистрировал (так было в СССР), а не перекладывал всю ответственность на юристов и консультантов. Сделал все верно - на коне, нет - в "другом месте". И чем больше будет такой свободы у изобретателя, тем больше работы у юриста )). Споры, суды и т.п. всегда лучше оплачиваются. В науке тоже принцип, слепил правильно ДНК вышел правильный зверек, а если нет то... Поэтому изобретатель должен доводить свое дело до конца. Успехов!

Viktor Tymchuk

Не погоджуюся, з частиною репліки, вперше займався подачею Заявки в Англії, так формулу винаходу допомагали складати в Україні англ., правда потім в Англії все прийшлося творити знову по-новому із-за технічних помилок ...

В колишньому Союзі, була вибудована не система Патентного захисту, а щільне кільце "Залізного захисту" і основну "ноу-хау" розглядали перш за все як "державну таємницю", а не комерційну. Якщо є бажання дискутувати, то спочатку спробуйте відповісти, як живуть колишні винахідники, винаходи яких досягають світового рівня... , про інше, то взагалі можна тільки констатувати, що в Україні знайти грамотного патентного повіреного, який би виклав формулу винаходу на технічній англійській мові - мікроскоп в допомогу і довгий час пошуку...
При тому, що автор статті спрямовує винахідників до патентного повіреного, який ніби то йому надав цінну інформацію, перш за все потрібно усвідомити, що американська патентна система істотно відрізняється від стандартів правової охорони, прийнятих в більшості розвинених країн, у зв'язку з цим, навіть посередництво американського патентного повіреного не гарантує цілковитої сто відсоткової гарантії, тому потрібно бути ретельно обізнаним і робити ретельний підхід до справ такого роду ... .
Стосовно того, що в США не існує професійних патентних повірених, просто не погоджуся, тому що такі є, більше до того вони працюють багато років успішно та професійно, звісно що без порівняння з "крутіями", які не переймаються про власний імідж а на ринку для того, щоб прихопити і обвести навколо пальця свого співвітчизника, то без порівняння не обійдемося, досить зробити в інет.мережі пошук - Микола Пономаренко (Alexandria, Virginia).

Автор
YaroslavAzhnyuk

Вікторе, я теж впевнений, що є порядні українські і російські юристи у Штатах. Але у мене склалося враження, що працювати з ними ризикованіше, ніж, скажімо, з китайцями. Вибірка нерепрезентативна.

Ось відповідь від пана Миколи, яку отримав у "Личку" (http://www.facebook.com/viktor.tymchuk) і, якою ділюся.
З останньою цитатою погоджуюся сто відсотково:

Пане Вікторе, раз Ви зачепили моє ім'я , я скажу декілька слів про Патентне Бюро, де я працюю. Я там не один із людей, які вийшли з колишнього СРСР. Не знаю точно, але більше 20-и співвітчизників працює там. І це тільки ті, хто представляє Бюро. Набагато більше працює в системі патентів, як повірені або консультанти. Для аплікантів (так ми звемо винахідників) рекомендую знати англійську мову досконало, якщо хочете робити заявку самостійно. Якщо ж не знаєте англійську, то у вас нема ніякого виходу, окрім як звертатися за допомогою до тих спеціалістів, які знають вашу мову і патентну справу. А це будуть ваші співвітчизники, скоріше всього російськомовні (їх більше).

І ще одна порада: Якщо не бачите, як ви можете робити гроші з вашого винаходу ясно і детально, не витрачайте сили і гроші на патентування. Більшість патентів закінчують гарною картинкою на стіні вдома і щорічними річними оплатами їх підтримки.

Хай Щастить!
http://www.facebook.com/mykola.ponomarenko

Anna Rogovchenko

Виктор, ничего не поняла. Так вы его рекомендуете или критикуете?

Viktor Tymchuk

Рекомендую. Он насчитал более 20 человек которые работают там тоже ... .

Автор
YaroslavAzhnyuk

Дякую, Борисе! У будь-якому разі, юристи заставляють винахідника описувати все самому, або він це зробить з доброї волі або "з-під палки".

При подачі non-provisional без юриста не обійтися, все-таки мова, якою написані патенти, дуже специфічна і, вочевидь, опирається на купу прецидентів.

Правильно викласти "формулу винаходу", при тому не відкриваючи власне основне "ноу-хау" - тут і власні мізки в допомогу, а юристи працюють винятково виконуючи частину своєї роботи, їх цікавить чітка структура формули, щоб уникнути уже власних подальших витрат з боку інших претендентів у випадку незначної розбіжності між винаходами - врахуйте це.
Також, можна спробувати реалізувати і саму "ідею як вона є", погоджуся, що на значні дивіденди розраховувати не прийдеться, але можна безтурботно жити і шукати роботу за кордоном не переймаючись повсякденними дрібницями, реалізовуючи інші ідеї 🙂 ... .
Успіху усім винахідникам !

Автор
YaroslavAzhnyuk

ні, нічого такого.

Автор
YaroslavAzhnyuk

Алексе, наскільки я розумію - основний аргумент роботи в Делавері - добре прописане законодавство для венчурного інвестування. У Неваді можуть бути дочіріні компанії чи не знаю, як це вже оформлюється, але для проектів які працюють з венчурним капіталом Делавер це найпоширеніший вибір.

Youras Ziankovich

Што вы маеце на ўвазе "добре прописане законодавство для венчурного інвестування"?

Дэлавэр выгодны для буйных карпарацыяў зь вялікай колькасьцю акцыянераў, таму што там пад іх "заточаны" карпаратыўны закон. Маленькія, пачынаючыя кампаніі як раз нічога ня выйграюць ад Дэлавэра. А форма "карпарацыя" прыводзіць да таго, што вы двойчы плаціце падаткі.

Я таксама працую са стартапамі, і мая любімая (і маіх кліентаў) камбінацыя -- гэта штат Каларада (вельмі простыя працэдуры) і LLC, якая дае магчымасьць эканоміць на падатках.

А даччыную кампанію сапраўды можна зарэгістраваць пасьля ў любым штаце, калі зьявяцца грошы, інвестары і такая неабходнасьць.

Автор
YaroslavAzhnyuk

Юра, дякую за комент. Я зустічав подібні думки і раніше. Подумаємо над цим разом з інвестором, коли треба буде реєструвати компанію. Поки немає термінової необхідності у цьому.

MykolaNovak

Згоден з Юрасом. Перехід з штату до штату та з корпорації до ЛЛС займає не більше 2х тижнів. Якщо основа вашого бізнесу - це інтелектуальна власність, то має сенс реєструватись as cheap as possible.

Важко уявити інвестора, яких згоден інвестувати декілька сот тисяч грошей з відповідною due diligence - і при цьому відмовиться від справи бо дізнався що ви - не в делавері =)

Більш ймовірно що інвестор запропонує зареєструватись у делавері. А щоб відмовити - то ні =)

Спасибо, спасибо, спасибо! Я как раз начинала копать ту же самую информацию 🙂

Чи потрібно спершу реєструвати ТМ в Україні? Чи можливо зразу у США?

Viktor Tymchuk

Для Вас є суттєвою різницею, така річ на першому етапі ?
Можна і у Варшаву з'їздити та провести через США, якщо Україна не влаштовує до речі у Польщі багато їхніх юристів володіють рос. теж ... .

Youras Ziankovich

Предварительное патентование нужно при патентовании "пачками" сразу в разных странах с помощью международно-правовых механизмов. Но никто не мешает людям набивать шишки и проходить тернии по полной программе в каждой стране отдельно 😉

Автор
YaroslavAzhnyuk

можна зразу там. Це окремі історії - тм в Україні захищає в Україні, ТМ в США - в США.

Vlad Pavlov

Did you guys check this famous prior art http://www.google.com/patents/US5443036 before submitting your application?

Sergiy Grushko

Дивно, тут написано $125, а я почав реєструвати і мене видало $260. Перевірив http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee031913.htm там також пише 260. Є правда якісь опції типу micro entity, але що вони мають на увазі?

Поиск

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: