Лицензионный договор. Особенности и нюансы заключения

На сегодняшний день украинский бизнес, особенно в сфере IT, часто сталкивается с необходимостью защиты прав интеллектуальной собственности. Один из важных моментов в этом процессе –  заключение лицензионного договора. В данной статье предлагаем рассмотреть основные нюансы этой процедуры.

Что говорит законодательство о лицензионном договоре?

Согласно части 1 ст. 1109 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. №435-IV (далее по тексту – «ГК Украины»), лицензионный договор – это договор, согласно которому одна сторона (лицензиар) предоставляет второй стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований законодательства.

Стоит отметить, что если руководствоваться логикой данной статьи, то использование абсолютно всех объектов интеллектуальной собственности подпадает под необходимость заключения лицензионного договора. Например, согласно ст. 31 Закона Украины «Об авторском праве и смежных прав» от 23 декабря 1993 г. № 3792-XII, использование произведения допускается на основании авторского договора (хотя, по сути, в зависимости от содержания договора, это может быть как лицензионный договор, так и договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности). Так, если по издательскому договору предоставляется лишь право на тиражирование произведения без отчуждения прав, то это будет лицензионным договором.

Поэтому прежде чем заключать договор на использование объекта интеллектуальной собственности, необходимо заглянуть в специальный нормативно-правовой акт, который регулирует отношения в сфере использования именно конкретного объекта интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор по правилам

Законодательство требует, чтобы в лицензионном договоре обязательно были определены:

1. Вид лицензии.

Обратите внимание, что в украинском законодательстве существуют три вида лицензии. Остановимся вкратце на каждом из них.

• Исключительная лицензия предоставляется только одному лицензиату и запрещает лицензиару использовать объект права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, а также выдавать эту лицензию на использование этого объекта в указанной сфере другим лицам.
• Единичная лицензия выдается лишь одному лицензиату и запрещает лицензиару выдавать другим лицам лицензии на использование объекта интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, но не запрещает лицензиару использовать этот объект в указанной сфере.
• Неисключительная лицензия разрешает самому автору объекта права интеллектуальной собственности использовать его и выдавать лицензию третьим лицам.

Если же в договоре не определен вид лицензии, то по умолчанию по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия (ч.4 ст.1109 ГК Украины).

2. Сфера использования объекта права интеллектуальной собственности (конкретные права, которые предоставляются договором; способы использования объекта, территория и срок)

Здесь следует обратить внимание на три момента.

Первый момент – выбор территории. Если в договоре отсутствуют условия о территории, на которую распространяется право на использование лицензии, то по умолчанию действие лицензии распространяется только на территорию Украины (ч.7 ст. 1109 ГК Украины).

Второй момент – сроки. Если в договоре они не определены, договор считается заключенным на срок, оставшийся до конечной даты действия исключительного имущественного права на определенный в договоре объект права интеллектуальной собственности, но не более пяти лет. Если за шесть месяцев до истечения пятилетнего срока ни одна из сторон письменно не уведомила вторую сторону о желании расторгнуть договор, он считается автоматически пролонгированным на неопределенный срок. Здесь, также, стоит отметить, что срок в шесть месяцев можно регулировать условиями договора.

Третий момент – права на использование объекта интеллектуальной собственности и способы их использования. Если в договоре не учесть определенные права и способы использования объекта интеллектуальной собственности, считается, что они не предоставлены лицензиату. То есть, нужно внимательно прописывать все права и способы пользования таким объектом.

3. Размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения за использование объекта права интеллектуальной собственности

В определении цены лицензии может применяться доходный подход к оценке имущественных прав интеллектуальной собственности в соответствии с пунктом 9 Постановления КМУ «Об утверждении Национального стандарта N 4 «Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности» от 3 октября 2007 №1185. (далее – «Постановление КМУ»).

Нюансы роялти и других платежей по лицензионному договору

Есть три вида платежа по лицензионному договору:

1. Роялти. Согласно НКУ, роялти – это платеж, полученный как вознаграждение за использование или предоставление права на использование объекта права интеллектуальной собственности. В то же время согласно абзацу 2 подпункта 14.1.225 НК Украины, не будут считаться роялти:

• платежи за получение объектов собственности, определенных в абзаце первом этого пункта, во владение, распоряжение или собственность лица;
• платежи за получение объектов собственности, если условия их пользования разрешают лицензиату продать, осуществить отчуждение иным способом или обнародовать секретные чертежи, модели, формулы, процессы, права на информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау), за исключением случаев, когда такое обнародование является обязательным в соответствии с законодательством Украины.

Такой платеж имеет много особенностей с точки зрения налогообложения, поэтому часто на практике вызывает споры между налогоплательщиками и налоговыми органами.

При налогообложении роялти важное значение имеет определение собственника объекта права интеллектуальной собственности. Так, если это физическое лицо-резидент без специального статуса, то такой доход облагается при его выплате налоговым агентом. При этом используются правила налогообложения дивидендов.

Если получатель роялти – физическое лицо-нерезидент, то такое лицо является плательщиком налога с доходов физических лиц из источников их происхождения в Украине. При этом налоговым агентом является юридическое или физическое лицо, которое начисляет и выплачивает доход в виде роялти. Если между Украиной и страной нерезидента заключен международный договор об избежании двойного налогообложения в отношении полного или частичного освобождения от налогообложения доходов нерезидентов из источников их происхождения из Украины, то согласно определению НКУ, в случае наличия ратифицированного международного договора применяются правила последнего.

Если получателем роялти является физическое лицо-предприниматель, то налог на выплату ему роялти не взыскивается.

2. Паушальный платеж. Согласно Постановлению КМУ, паушальный платеж – это единоразовый платеж, фиксированная сумма, которая не зависит от объемов производства (продажи) продукции (товаров, работ, услуг) с использованием объекта права интеллектуальной собственности.

3. Комбинированный платеж – лицензионный платеж, который включает роялти и паушальный платеж.

Нужно ли регистрировать лицензионный договор?

Еще один важный вопрос – необходимость регистрации лицензионного договора. Для заключения такого договора достаточно соблюдения письменной формы и подписания сторонами. Также, к примеру, Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15 декабря 1993 г. № 3689-XII предусмотрено право сторон на информирование неопределенного круга лиц о передаче права собственности на знак или выдачу лицензии на использование знака. Такое информирование происходит через публикацию в официальном бюллетене сведений о заключении лицензионного договора.

В завершении обратим ваше внимание, что лицензионный договор – это особый вид договора, заключая который, следует уделять особое внимание не только законодательству в сфере интеллектуальной собственности, но и особенностям налогообложения такого вида договора.

Автор: Марина Базык, юрист АО «Глобал Адвокат»