Не будь як «Цитрус», або як власникам регулювати права на бренди?

Нещодавно суд заборонив «Цитрусу» використовувати сайт та торговельну марку. Адвокат, керівний партнер Trustme Law Firm Сергій Барбашин аналізує цей випадок з точки зору захисту, поділу та реєстрації брендів.

Ситуація з «Цитрусом»

Що трапилося з «Цитрусом»? Наразі вирішується питання: кому належать торговельні марки CITRUS, «Цитрус гаджети та аксесуари», CITRUS discount та інші. За описом ситуації у судовому рішенні вбачається, що відбулася передача прав на ТМ між компаніями «Т-Рент» та «ЗТ-Інвест», що хоче оскаржити «Е-Тікетс Сервіс Україна». Свої вимоги компанія аргументує отриманням прав на торговельні марки ще у 2017 році від тієї ж «Т-Рент».

Що ж до заборони використовувати ТМ, сайти, змінювати власників та інше — то це не остаточне рішення. Це прийняті заходи за забезпеченням позову. Тобто суд за заявою сторони вдався до ряду дій, щоб сторони не ускладнювали судовий процес. Наприклад, щоб під час розгляду справи не було зміни власників торговельних марок, і як наслідок цього – неможливість виконати судові рішення або необхідність заміни сторін під час розгляду справи.

Звертаю увагу, що робити висновки «хто правий, а хто ні» — зарано.

• По-перше, відсутнє рішення по самій справі, що повинен винести суд при повному аналізі усіх документів та доказів.
• По-друге, до винесення рішення сторони можуть підписати мирову угоду і закрити справу.
• По-третє, вжиті заходи забезпечення позову можуть бути оскаржені.

Аналогічні приклади

Справи із серії «поділу брендів» трапляються регулярно. Можна згадати спір між власниками бренду Oliva та Viva Oliva. За судовим рішенням торговельну марку Oliva визнано недійсною. Цей спір та інші обставини пов’язують із ребрендингом мережі закладів Oliva.

Ситуація виявилася менш однозначною між «Вареничная “Победа”» та «Вареничная Катюша». «Вареничная “Победа”» вимагала припинити порушення інтелектуальної власності колишніми франчайзі. Оскільки вважали, що споживачі можуть сплутати бренди, оскільки назва, фірмовий стиль та оформлення є схожими. Суд визнав бренди несхожими, однак «Катюше» заборонили використовувати аналогічне оформлення закладів, що було об’єктом авторського права «Победи».

Спори щодо брендів трапляються по всьому світу. Наприклад, канадська компанія Covertech Fabricating залучила дистриб’ютора для реалізації у США нової лінії ізоляційних матеріалів під брендом ULTRA. Згодом виявилося, що дистриб’ютор почав самостійно використовувати бренд та подав заявку на реєстрацію торговельної марки. Суд став на бік Covertech Fabricating, заборонивши ненадійному партнеру реєстрацію та використання «спільної» ТМ.

А компанія Meizu «отримала перемогу» у Xiaomi у боротьбі за реєстрацію назви MIX. Як виявилося, обидві компанії зацікавлені у цій назві, однак Meizu перша отримала реєстрацію у якості торговельної марки.

Кожна з наведених ситуацій є унікальною: відносини власників, франшиза та ліцензійні угоди, непорозуміння щодо ТМ. Однак всіх об’єднує спір навколо бренду, і надалі ми розберемо форми захисту та їхні особливості.

Типові форми захисту

Бренд – це комплексне поняття, що може включати у себе різні об’єкти. Наприклад:

• назва – торговельна марка;
• нові технології, пристрої, способи — патенти на виходи, корисні моделі;
• зовнішній вигляд чи пакування — промисловий зразок;
• комп’ютерний код, графіка, музика, слова тощо — авторське право.

На певні об’єкти права виникають з моменту створення, і ці права варто надалі отримати власнику чи замовнику, якщо вони не є творцями. Наприклад, коли йдеться про замовлення розробки логотипу чи брендбуку у дизайнера. На такі об’єкти як торговельні марки чи патенти права виникають після їхньої реєстрації.

Типові варіанти «монополізації» прав на прикладі ТМ

1. Реєстрація на одного власника – фізичну особу

Дуже поширений варіант. Ідеально підходить до ситуації, коли власник один та здійснює господарську діяльність як фізична особа-підприємець.

Якщо по факту діяльність проводиться не фізичною особою, а через компанію, у більшості ситуацій необхідно укласти ліцензійний договір на використання торговельної марки. При виплатах роялті на фізичну особу, компанія буде виступати податковим агентом та утримувати у бюджет податок на доходи фізичних осіб 18% та військовий податок 1,5% від платежів.

Одним з недоліків такого варіанту є прямий зв’язок з фізичною особою. При виникненні будь-яких спорів щодо ТМ, безпосередньо власник, а не його компанія, буде стороною. Це може привести до викликів на судові засідання, а при програшу справи — стягненню збитків, взаємовідносин з виконавчою службою. Якщо рішення не виконується, є ризики блокування рахунків, накладення заборони виїзду за кордон тощо.

Якщо ж власників декілька, а реєстрація відбулася лише на одного, іншим варто задуматися, чи влаштовують їх такі обставини, оскільки один з власників може розпоряджатися спільним брендом самостійно. У цій ситуації торговельну марку можна перереєструвати на всіх власників або на спільну компанію.

2. Реєстрація на декількох власників

Законодавство дозволяє реєструвати торговельну марку, патенти тощо на декількох осіб. Це можуть бути як компанії, так і фізичні особи. Варіант, як правило, розглядається, якщо немає спільної компанії або власники ще у процесі структурування корпоративних відносин.

В Україні при поданні заявки на декількох осіб розмір зборів на 30% вищій, ніж на одну особу. Наприклад, збір за один клас торговельної марки при одному заявникові — 4000 грн (3200 грн при поданні заявки онлайн), а за декількох заявників — 5200 грн (4160 грн при поданні заявки онлайн).

При декількох заявниках рекомендується підписувати договір щодо розпорядження торговельною маркою. У договорі можна визначити % кожного власника на ТМ, як відбувається використання бренду, порядок прийняття рішень, хто та за яких умов має першочергове право на викуп частки та інші спірні питання. Адже за замовчуванням права на ТМ будуть рівними, кожний зможе використовувати ТМ на власний розсуд, що може суперечити обраній стратегії розвитку. А видача ліцензії чи передача прав іншим можлива виключно за згодою інших власників.

Недоліком цього варіанту є регулювання відносин лише договором та складний порядок вирішення спорів. Наприклад, угода між власниками відсутня, сторони не можуть дійти згоди щодо певних питань, або власників двоє, що ускладнює процес прийняття рішень, якщо їхні позиції — різні. Судова практика з вирішення таких спорів також не є поширеною, що позбавляє можливості завчасно прогнозувати шанси на вирішення спору.

3. Оформлення прав на компанію

Це — популярний варіант реєстрації, якщо власників, що заснували спільну компанію, декілька. Або якщо діяльність одного бренду здійснюється через кілька компаній. Наприклад, одна компанія здійснює операційну та господарську діяльність, що пов’язані з господарськими ризиками, на іншій — активи та об’єкти інтелектуальної власності.

Перевагою такого варіанту є корпоративне законодавство та більш-менш складена судова практика із вирішення судових спорів. Фактично, власники можуть регулювати між собою відносини не тільки на торговельну марку, а загальні права на компанію та її активи, до яких будуть входити і об’єкти інтелектуальної власності. Відносини можна прописати в індивідуально підготовленому статуті компанії та корпоративному договорі між учасниками.

Оскільки діяльність компанії ведеться через директора чи іншого представника, рекомендовано передбачити обмеження таких осіб. Наприклад, заборону підписувати угоди щодо передачі прав на торговельні марки, патенти без рішення загальних зборів учасників.

Звісно, навіть цей варіант не може на 100% відсутність претензій інших осіб. Однак чим краще буде прописана процедура розпорядження активами та ТМ, тим простіше буде врегулювати суперечки.

На що ще звернути увагу

Обов’язкове використання торговельної марки

Якщо протягом п’яти років торговельна марка не буде використовуватися, це є підставою для визнання свідоцтва недійсним. Додам, що тішити себе можливістю щось підписати та підготувати «коли це стане необхідним», не варто. Адже доведеться показувати різне та тривале використання ТМ незалежними доказами. Угоди, листи та інші документи без прив’язки до фактів (поставки, оплати тощо) можуть не вважатися належними та допустимими доказами.

Права подружжя

Якщо відбувається передача та структурування прав, у певних випадках краще отримати згоду подружжя, щоб уникнути тривалих судових спорів. Адже за сімейним кодексом розпоряджатися майном спільної сумісної власності можна за взаємною згодою. Якщо згода відсутня, є ризики визнання угоди недійсною.

За приклад можна навести справу по ТМ «Клумба», у якій суди за період 2013-2020 років досліджували: чи мала право дружина відчужити ТМ без письмової згоди чоловіка. Як виявилося, ТМ була зареєстрована на дружину, однак чоловік «брав участь у рекламуванні торговельної марки, своєю працею та коштами забезпечив її розвиток». Суд встановив, що згода — необхідна, однак така згода і була отримана шляхом підписання меморандуму за участю подружжя та майбутнього покупця.

Спадкування

Процес вступу у спадщину на корпоративні права чи частину торговельної марки може бути тривалим. Не факт, що сторони одразу зможуть знайти спільну мову з новим власником. Слід завчасно передбачити дії сторін при таких обставинах у договорі щодо розпорядження правами на торговельну марку або у корпоративних документах. Наприклад, повне управління та розпорядження іншим власником до вступу у спадщину без права відчужувати об’єкти інтелектуальної власності, викуп частки (прав) на певних умовах тощо.

Висновок

Свідоме відношення до юридичної складової бренду є запорукою успіху при його захисті. Я рекомендую ретельно підходити до процесу захисту прав та для себе відповісти на наступні питання:

• на кого будуть оформлені та зареєстровані об’єкти інтелектуальної власності;
• що саме буде реєструватися, оскільки торговельні марки можуть бути словесними,  графічними, комбінованими, а нові технології розповсюджуватися як на процес, так і на пристрій, форму та дизайн;
• отримати права від усіх залучених осіб, якими можуть бути виконавці, автори, митці, програмісти, працівники тощо.

Сподіваюсь, цей матеріал допоможе нашим підприємцям домовитися «на березі» або гідним чином структурувати відносини, щоб захистити результати своїх фінансових, часових та трудових інвестицій.

Автор: Сергій Барбашин, керівний партнер Trustme Law Firm