5 способів втратити торговельну марку
З початку воєнного стану на реєстрацію подали більш як 12 000 нових заявок на торговельні марки. Попри закономірний спад в абсолютних показниках, наразі динаміка позитивна (втім, на динаміку реєстрацій вплине передача повноважень НОІВ від Укрпатенту до новоствореного УкрНОІВІ. Але наскільки вплине – наразі питання) – як і з реєстраціями нових бізнесів. Отже, ринок не тільки вчиться працювати в умовах війни, але і зберігає здатність народжувати нове.
А нові бізнеси – це нові бренди. У мережі можна зустріти безліч порад про те, як юридично захистити бренд, як треба правильно реєструвати торговельні марки, як їх використовувати тощо. Але чомусь майже немає матеріалів про те, як торговельну марку втратити. А тим часом історії факапів можуть бути не менш – а в чомусь навіть і більш – корисними, ніж історії успіху.
Тому ми підготували цей античекпойнт для того бізнесу, який впевнено рухається в бік втрати своєї торговельної марки.
Усе, описане в цій статті, не тільки не є юридичними порадами, а й рівно навпаки: це буквальні сценарії потрапляння в халепу. Не повторюйте це без допомоги професіоналів.
1. Не поспішайте з подачею заявки на реєстрацію ТМ – це не горить.
Часто реєстрація торговельної марки буває просто «не на часі». Дійсно, щоб мати торговельну марку, її не конче потрібно реєструвати: кожен може придумати бренд та почати його використовувати.
Але подумайте також ось про що:
- Середня тривалість процедури реєстрації торговельної марки в Україні – 1,5-2 роки. З платним прискоренням – 7-9 місяців. Порахуйте самі – може виявитись, що вам терміново потрібно подати заявку півтора року тому;
- Офіційні збори за подачу заявки переглядаються далеко на так швидко, як девальвує національна валюта, і рідко в бік зменшення. Тому, якщо потягнути з поданням заявки до кінця календарного року, є неілюзорний ризик, що з наступного року це буде вже дещо дорожчим задоволенням;
- Last, but not least. Україна є first to file-юрисдикцією, на відміну від країн, де діє правило first to use (наприклад, США). Це означає, що пріоритетне право на отримання свідоцтва на торговельну марку має не той, хто першим почав марку використовувати в бізнесі, а той, хто першим подав заявку. Якщо замість вас заявку на реєстрацію вашої торговельної марки подасть інша особа, то ви вже не зможете зареєструвати цю марку на себе без того, щоб спершу не добитися відмови по заявці або скасувати реєстрацію марки опонента (спойлер: це буде нелегко і не дешево).
Щось подібне сталося з торговельною маркою robota однойменної платформи з пошуку роботи та співробітників. Марку довелося відвойовувати в суді, оскільки ще до того, як компанія вирішила зареєструвати українське позначення, його встигли застовпити за собою непов’язані треті особи, очевидно, без мети реального використання.
За законом, зареєстровану марку необхідно використовувати, інакше через певний проміжок часу (на той момент – три роки, а зараз вже п’ять) її реєстрацію можна достроково анулювати. Що і сталося – суд скасував реєстрацію марки первісного власника та передав її компанії robota.ua. Ніби хеппі енд, а втім, судовий процес тривав три роки, протягом яких robota.ua не могла повноцінно використовувати марку, а також пов’язане з нею доменне ім’я.
Звісно, використання торговельної марки — це не зовсім порожній звук навіть в «континентальному» праві. Але максимум, що це може означати – «посунься, я теж можу її використовувати» (так зване право попереднього користування).
Таку історію пережила цікава торговельна марка 755. Підприємець запустив інтернет-магазин, рекламував його на бордах в межах міста, але не поспішав подати марку на реєстрацію. Суд вирішив, що ось ця вся підготовка та саме використання то, звісно, добре, але щоб вибороти виключні права у власника реєстрації ідентичної марки, вагомим є те, чи будуть введені споживачі в оману, і чи породжується у свідомості споживача асоціації з безпосереднім виробником товарів / надавачем послуг. Як видно, не завжди. Коли немає введення в оману, максимум на що можна розраховувати — право попереднього користування: зможете безоплатно використовувати торговельну марку, як і раніше, але не більше.
Отже, не реєструйте марку. Дочекайтеся спору – це не лише значно цікавіше, а і дорожче.
2. Я поганий хлопчик/ дівчинка, люблю ризикувати і хочу, щоб це було помітно з моєї торговельної марки.
Мабуть, ви пам’ятаєте ці кадри:
Власник цього бренду навіть через суд не міг переконати Укрпатент в тому, що цю торговельну марку необхідно зареєструвати:
Але ж українці креативні, і завжди мають запасний план. Перепаковуємо бренд, робимо гарну подачу, трохи почекати, і ву-а-ля — гарненьке свідоцтво в товстому конверті зі штампом «не згинати» прямує на вашу поштову адресу.
А от засновники цього фешн-бренду, схоже, навіть і не намагалися завести торговельну марку (цілком небезпідставно):
Несподівано, невдача на цьому шляху спіткала і доволі відому на локальному рівні мережу ресторанів азійської кухні:
Ми не знаємо точних причин відмови цій торговельній марці. Але закон каже, що правова охорона надається лише тим торговельним маркам, які не суперечать публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі. В будь-якому освіченому товаристві знають, що немає нічого суб’єктивнішого та залежного від умов часу й простору, ніж загальновизнані принципи моралі. Але на сьогодні офіційна позиція нашої держави полягає в тому, що українські торговельні марки мають бути невинними як діти.
Просто для розуміння, як буває інакше: відомство з інтелектуальної власності США (USPTO) не бачить жодних проблем в наданні охорони таким торговельним маркам:
FUCK (reg. No. 87544136)
DIRTY BITCH (reg. No. 6306226)
GIRLS CUM FIRST (reg. No. 6623758)
Більшість цих марок так чи інакше зареєстровані для дорослого контенту. І це логічно, оскільки в США виробництво порнографії дозволено з 1969 року. Хоча, наприклад, власник торговельної марки FUCK зареєстрував її для … оригінальних снігових куль (?!):
Тож намагайтеся створити якомога обсценніший бренд. Тоді ви з високою ймовірністю не матимете захисту і будь-хто зможе вільно паразитувати на вашому бренді.
3. Не заморочуйтесь тим, щодо яких товарів, як і від чийого імені використовується торговельна марка – у нас же вільна країна.
Ви маєте використовувати торговельну марку, інакше хтось може захотіти достроково припинити її реєстрацію.
Мабуть, це і так зрозуміло, але давайте (просто про всяк випадок) проговоримо, що по суті означає використовувати торговельну марку:
- використовувати її для всіх товарів та/ або послуг, щодо яких марку зареєстровано. Це ті самі нудні переліки, згруповані за класами МКТП, які ніхто не читає, крім повірених і юристів;
- використовувати її від імені особи, яка є власником торговельної марки. Ну, або іншої особи, на підставі письмового ліцензійного договору. І до речі – якщо марка зареєстрована на ваше ім’я, ви є засновником компанії і марку використовує компанія — це не є використанням марки;
- використовувати марку в такому вигляді, в якому її зареєстровано. Або, якщо і з відмінностями, то незначними. Тобто такими, які не змінюють істотним чином відмітні властивості (не питайте) зареєстрованої марки. Краще використовуйте саме так, як зареєстрували. Відповідно, має сенс і реєструвати так, як плануєте використовувати;
- використовуйте її, уявляючи, що суд попросить вас надати докази такого використання. Це можуть бути: договори з контрагентами, рахунки, накладні, митні декларації, каталоги, рекламні та POS-матеріали, вебсайти та сторінки соцмереж, внутрішні документи, самі товари та/або їх упаковка та ін. Не треба використовувати марку так, щоб про це ніхто не здогадувався. Ну ви зрозуміли.
Таких практичних ситуацій безліч і одна з них трапилася із засновником компанії, яка спеціалізується на розробці софту для 3D-візуалізації під назвою Light Converse.
Фаундер Light Converse сумлінно зареєстрував торговельні марки на своє ім’я та на ім’я свого (на той) час бізнес-партнера. Де-факто, як це часто буває, використання марок відбувалося від імені створеної ними компанії. З часом інтереси та шляхи партнерів розійшлися, натомість почалися судові спори. Предметом одного зі спорів було дострокове припинення охорони торговельних марок на підставі невикористання протягом п’яти років.
Суд задовольнив позов та припинив дію торговельних марок, оскільки відповідачу не вдалося довести використання марок саме фізичними особами, а не компанією, зокрема через відсутність ліцензійного договору між ними. Не допомогли й аргументи відповідача щодо відсутності у позивача законного інтересу в анулюванні торговельних марок – суд визнав, що позивач мав інтерес в реєстрації цих марок на своє ім’я для тотожних товарів і послуг.
Як часто буває в таких справах, історія не закінчується на одному судовому процесі, а з ниток, якими зшито томи паперів, можна, либонь, зв’язати скатертину серйозних розмірів.
Але зачекайте, маємо для вас ще шкідливіший лайфхак: якщо торговельна марка у певному класі товарів/послуг вже зайнята кимось іншим, то подавайтеся в інших класах! Що такого в тому, що втратите кошти на офіційні збори та послуги повірених; а, ну, і можете за підсумком втратити права на марку в суді, а ще й зверху бонусом ляже компенсація судових витрат на адвокатів іншої сторони.
Яскравим прикладом такого є кейс, який заслуговує на ваш LIKE! Здається, Цукерберг не вірить в українське броварство. Можливо тому, що йому не вдалося знайти на полицях українських магазинів пиво марки LIKE! Юристи Facebook, Inc. успішно припинили реєстрацію цієї торговельної марки в суді через її невикористання.
Тому послухайтеся наших порад: реєструйте марку для якомога більшої кількості класів товарів і послуг; не заморочуйтесь тим, хто вказаний правовласником у свідоцтві, а від чийого імені відбувається використання; довільно змінюйте стилістику та накреслення марки під настрій.
4. Зв’язок між одруженням і правами на торговельну марку? Ви серйозно? Та годі вам.
Ми впевнені, що якщо ви брали шлюб, то остання річ, про яку ви думали – це торговельні марки. Це не упередженість, а просто статистика: скажімо, у 2022 році в Україні лише 2 пари з сотні укладають шлюбний договір. Хоча це – цілком законний спосіб домовитися про якийсь інший режим майна подружжя, ніж положення Сімейного кодексу. Нагадаємо: за законом, майно, набуте під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю чоловіка та дружини. Майном тут вважаються речі (крім речей індивідуального використання), а також майнові права та обов’язки. Виходить, що якщо протягом перебування у шлюбі ви зареєстрували торговельну марку, то виключні права на неї належатимуть вам і вашій дружині/вашому чоловіку спільно.
Судова практика виробила деякі критерії для визначення того, чи є те чи інше майно спільним майном подружжя: враховуються час набуття такого майна, за чиї гроші майно було набуте, мета придбання. Але в цілому, не буде надто великим перебільшенням сказати, що якщо марка була зареєстрована за час шлюбу і ваш чоловік/ваша дружина якось допомагали вам з її розкруткою (навіть якщо складали вам обід в судочок), то є висока ймовірність, що ви є співвласниками марки. А це означає, що і право на отримання прибутку від її використання, і право розпоряджатися правами на неї ви маєте реалізовувати спільно.
Чи треба зайвий раз казати, що це надане законодавством право можна використати не тільки в добросовісний спосіб, а і з метою створення штучних перешкод для нормального використання та розпорядження маркою іншим власником? Саме такий сценарій розігрався у судовій справі, в якій чоловік звернувся до суду з вимогою визнати недійсним договір про передачу прав на торговельну марку від його дружини до компанії, яка в партнерстві з дружиною розвивали онлайн-магазин Klumba.
Перша інстанція задовольнила позов, апеляція погодилася з рішенням першої інстанції. Компанію було позбавлено прав на торговельну марку, скасовано перереєстрацію доменного імені та зобов’язано сплатити на користь чоловіка суму збитків.
Щоправда, насправді ще до передачі прав на торговельну марку, про яку начебто не знав чоловік, він разом з дружиною та з іншими засновниками компанії уклали партнерський меморандум, за умовами якого подружжя було зобов’язане передати компанії права на торговельну марку, переделегувати доменне ім’я та виконати інші вимоги, необхідні для спільного ведення бізнесу. Лише касаційна інстанція звернула увагу на те, що, власне, в діях дружини не було жодної недобросовісності, ба більше – вона діяла на виконання попередньої домовленості, про яку чоловік знав. Це доволі типовий приклад того, як зловживання правами подружжя може тактично використовуватись в конфліктах між бізнес-партнерами.
Тому продовжуйте думати, що справи амурні – це одне, а юриспруденція – інше, і що ваші нематеріальні цінності нікому не будуть цікаві, якщо стосунки в шлюбі дадуть тріщину.
5. Кради як митець!
Ну, і наостанок – найкорисніша порада. Позбавте себе необхідності ґвалтувати фантазію, тероризувати партнерів брейнштормами та мучитись сумнівами. Не вигадуйте власну марку. Взагалі, навіть не починайте думати про це. Повірте нашому досвіду: візьміть краще чужу. Але візьміть її так, щоб не спалитись. Дивіться, як це робиться (Але серйозно: не сприймайте все викладене тут як реальну пораду. По-перше, далі ви прочитаєте про те, чим це може обернутися в плані юридичних ризиків. По-друге: фу так робити).
Уявімо, вам дуже подобається торговельна марка Adidas. Але от біда — її вже придумали та зареєстрували до вас (ти диви, римується з Adidas).
Не засмучуйтесь, варіанти є! Наприклад, можна подати на реєстрацію ось таке:
Це ж Cicliclcis, правда? І не вірте, якщо вам кажуть, що експерти відомства – люди з однієї з нами галактики, і що у них теж є здоровий глузд, життєвий досвід, почуття дотепності та доступ до Гугла. Або ще так: подаєте дві окремі заявки на торговельні марки:
| Одна ТМ | Друга ТМ |
| Adi | das |
Експерт може і не здогадатися, так? А якщо подати в різні дні, то є шанси, що це будуть взагалі різні експерти. Якщо ви добре засвоїли нашу пораду, що при використанні марок ніколи не потрібно зважати на те, як вони зареєстровані, то у вас все буде «добре».
Які, зрештою, проблеми з тим, що, маркуючи палені кросівки позначенням Adidas, ви насправді мали на увазі два свідоцтва про реєстрацію торговельних марок: одне на Adi, а інше — на das, і ці слова чисто випадково опинилися поруч? У вас завжди буде шанс детально пояснити це в суді.
Цей перелік можна продовжувати – практика дає для цього щедрий матеріал. Але ми дамо лише одну, останню пораду:
Не слухайте порад IP-юристів чи патентних повірених. І взагалі, краще до них не звертайтеся, а якщо звертаєтесь – робіть це якомога пізніше.
Набувайте власний досвід, ризикуйте, втрачайте все і починайте знову, бо ж ваші сили, ресурси та кількість спроб – нескінченні, чи не так?
Автори: Михайло Юдін, партнер Axon Partners, Андрій Раєцький, юрист Axon Partners, адвокат
Коментарі | 0