Працюючи над Petcube у мене на 4 місяці розтягнувся процес з’ясування всіх деталей щодо патенту, торгової марки і реєстрації компанії у Штатах та отримання статусу patent pending. У цій статті я розповім про свій шлях і висновки. Сподіваюся вона допоможе скоротити ваші потенційні 4 місяці до 2 тижнів і зекономить час, гроші і нерви.
Я не обгворюватиму необхідність захисту ІР, реєстрацію в Штатах чи в інших країнах, доцільність приваблення радників чи інкубаторів, які прискорять всі процеси за долю в проекті — залишимо це для коментаторів. Я також не вдаватимусь у деталі щодо реєстрації компанії і трейдмарку. Коротко — «класичному стартапу» треба реєструвати компанію в Делавері, тип — C Crop. Відкрити рахунки в США практично неможливо без фізичної присутності там. Торгова марка реєструється ще простіше ніж патент, теж онлайн, коштує $350 за одну категорію товарів чи послуг, можливо напишу окрему статтю про ТМ.
Пишу це все з любові до підприємництва і сподіваюся, що стаття полегшить життя хоча б одній українській команді з глобальними амбіціями.
І останнє зі вступу — попереджу, що я не юрист, всі знання отримані з консультацій, джерел в інтернеті і моїх висновків, тому використовуйте поради на свій страх і ризик (до речі, попередження такого типу є обов’язковим згідно з американським законодавством). Я також не претендую на точність визначень і буду вдячний за правки від юристів у коментарях.
Процес і висновки
Як відомо тим, хто хоч трохи цікавився патентуванням — патент не є гарантією того, що хтось не повторить ваш винахід. Він лише посвідчує, що ви перші це придумали і дає право вимагати в судовому порядку припинення використання винаходу іншими або ж грошових відрахувань. Все це — на якісь 15-20 років, термін дії патенту. При отриманні патенту суть винаходу публікується у загальному доступі. Це не завжди прийнятний варіант, тому іншим варіантом захисту інтелектуальної власності є комерційна таємниця.
Якщо ти партнер у технологічній компанії, якій є що патентувати — варто хоч розібратися як працють ці патенти. Слава гуглу, ютубу і кворі — розібратися з базовими речима можна за кілька годин. Швидко з’ясувалося, що існує процедура Provisional patent application — попередньої патентної заявки, яку порівняно просто оформити і яка дає відстрочку 1 рік до повноцінної заявки, але в той же час, в момент своєї подачі закріплює за тобою дату винаходу. Зрозуміло, нам потрібен provisional patent, треба знайти юристів, які це зроблять.
Попри немалу мережу контактів і її активне використання — з ходу не вдалося знайти юриста в Україні, який мав би хороший досвід і розуміння по трьох питаннях — реєстрація компанії, торгової марки і патенту. Вже тепер мені зрозуміло, що ці питання мало пов’язані між собою — отримати патент у США може людина або група людей, які не обов’язково є громадянами США. При створенні компанії цими людьми, патентні права можуть переходити до юридичної особи, як власність.
Зате через знайомих вдалося знайти юристів у Штатах. Перші контакти давали оцінку в $2000-3000 за provisional patent — немало, але краще ніж «$8000-15000 and up to $45000» за повноцінний патент. Залишалося вибрати компанію, з якою працюватимемо. Далі було кілька десятків кандидатів і вісім юристів, з якими велася перписка і розмови по скайпу.
Висновок №1 — не працювати з росіянами у Штатах. Кілька російських юристів з якими ми спілкувалися пробували нас «кинути» і видавали свою некомпетентність. Вже пізніше один каліфорнійський українець написав нам це прямим текстом у мейлі — «P.S. Не связывайся с русскими».
Висновок №2 — схоже, що мало хто в Нью Йорку/Чикаго/Бостоні має адекватний досвід роботи з «класичними технологічними стартапами», на питання «де реєструвати компанію» вони відповідають «де завгодно»/»де хочете», про роботу під «convertible debt» яка є одним з варіантом роботи для юрфірм у Каліфорнії, тут ніхто не чув. Треба шукати юристів у Долині.
Висновок №3 — китайці класні, бо працьовиті, приємні у спілкуванні і завжди мають велику мережу контактів з іншими китайцями. Наш 6-ий по рахунку юрист був китайцем, який вже майже взявся за роботу, але відмовився через якийсь форс-мажор і порекомендував 7-го юриста, теж китайця, який сказав що сам не робить того що нам треба, але порекомендував 8-го китайця-юриста і ще одного китайця для реєстрації компанії. Жодного расизму, просто люди однієї національності справді часто мають багато спільного.
Восьмий і останній юрист, Alex Chen якому я вислав суть задачі і з яким говорив по скайпу, сказав, що міг би взяти кілька тисяч за цю роботу, але насправді в Долині ніхто так не робить, бо подати заявку можна самостійно, через онлайн форму на сайті Uspto.gov. За його словами, нам треба буде тиждень, щоб розібратися з оформленням і описати винахід, але нам це би в будь-якому разі довелося робити. Відмінність попередньої заявки від повноцінної у тому, що це «чорновий варіант» який не мусить бути юридично бездоганним, але повинен максимально повно описувати те, що патентується.
Алекс сказав, щоб приходили до нього через рік, коли треба буде подавати повноцінний патент, продукт матиме перші продажі, користувачів і венчурні гроші на юридичні витрати. За 12 хвилин розмови він також розказав повчальну історію про provisional patent та Instagram, який спершу при патентуванні робив акцент зовсім не те, що в результаті стало їх основною цінністю, вкотре згадав про Lean Startup підхід та валідацію, і просив звертатися, якщо будуть дрібні питання при подачі на USPTO.
Звичайно ж, я повернусь до такого юриста і рекомендуватиму його своїм знайомим.
(письмове підтвердження від USPTO про отримання provisional patent application)
Як самостійно подати онлайн-заявку на provisional patent
Найкориснішим сайтом з поясненнями всього процесу для мене став блог. Його автор, Brad Fach, за допомогою блогу і мейл-розсилки приводить собі клієнтів на патентні консультації, але при цьому сайт містить достатньо інформації, щоб читачі пройшли увесь процес самостійно. Трохи більш заплутано (але й більш детально) все пояснюється на самому USPTO.gov (United States Patent And Trademark Office)
Далі буде чимало посилань на Patentfile.org. Для початку, загальна інформація:
Почати раджу зі статті «Коли подавати попередню заявку»
Подача попередньої заявки складатиметься з трьох частин:
- Здійснити патентний пошук і пересвідчитися, що подібний винахід ще не запатентовано.
- Написати патентну заявку
- Подати заявку через онлайн-форму на USPTO.gov
Деталі описано тут.
Патентий пошук
Читайте як шукати і дивіться відео, шукайте. Є ще пошук на USPTO, але він менш зручний, не рекомендую. За повнотою реєстру у мене він нічим не відрізнявся від гуглу, хоча теоретично, на google.com/patents матеріали з’являються з певною затримкою. Плагін, який відкриває графічні файли з USPTO.org на macOS не шукайте — я не знайшов, на гуглі ті самі патенти, але у зручнішому форматі.
На пошук варто витратити час — ви не лише збільшите імовірність успішного патентування, але й розберетеся, що відбувається з патентами у вашій індустрії, а також на прикладах зрозумієте, як оформлювати свій патент.
Треба розуміти, що навіть найдетальніший пошук не дасть гарантій, що ви щось не пропустили, або що хтось не подав попередню заявку на подібний винахід впродовж останнього року. Реальні патентні права ви отримаєте навіть не через рік, коли подасте non-provisional application, а через 2-4 роки, коли USPTO розгляне і прийме вашу заявку.
Написання заявки
Основна стаття. Як допоміжні матеріали тут вам пригодяться патенти, подібні на ваш, які ви знайшли під час пошуку
Я використовував шаблон і поступово розбирався з кожним розділом та вносив інформацію.
Ваша основна задача тут —- не скопіювати бездоганну стилістику американських юристів, а розповісти про суть винаходу. Текст вашої заявки читатимуть лише після того, як (і якщо) ви подасте non-provisional application і звірятимуть відповідність змісту, а не форми.
Подача заявки
Основна стаття. Сайт Uspto.gov — це американське патентне бюро онлайн, уся інформація на ньому є офіціною і юридично достовірною. Подача заявки починається зі сторінки. Далі — наш варіант «Unregistered eFiler». Трохи менш зручний процес подачі, але стати «Registered eFiler», не будучи американцем — морочна процедура, актуально лише для юристів.
Кілька кроків, в кінці — оплата $125 через платіжну картку, і ви бачите екран з підтвердженням того, що заявку отримано. Тепер ваш винахід має статус US patent pending. Через 3-5 тижнів поштою вам прийде лист із письмовим підтвердженням (на фото, вище)
Щоб ви розуміли, в USPTO працюють люди з почуттям гумору. Тільки подивіться цю першу серію новинарного серіалу, де ведучий Mark Trademan пояснює, як працюють торгові марки і патентне бюро (шкода, але на їх каналі немає аналогічного серіалу про патенти)
Буду вдячний за коментарі і виправлення неточностей. Я хотів би, щоб ця публікація стала джерелом натхнення для українських винахідників. Сподіваюся вона допоможе скоротити ваші потенційні 4 місяці до 2 тижнів і зекономить час, гроші і нерви.