Как уже говорилось в предыдущих статьях, авторско-правовая охрана распространяется лишь на форму выражения, а не на идеи, процедуры, рабочие методы или математические концепции сами по себе. Несмотря на то, что авторское право охраняет «точное выражение» кода компьютерной программы, оно не охраняет «идеи» и «способы», которые лежат в ее основе и зачастую обладают большой ценностью для бизнеса.
Продолжая цикл статей о правах интеллектуальной собственности на программное обеспечение, рассмотрим особенности защиты компьютерной программы с помощью норм патентного права.
Компьютерные программы и математические методы как таковые не охраняются патентным правом. Но при этом можно защитить алгоритмы, используемые в компьютерных программах в привязке к материальному носителю/устройству, если они изменяют данные, содержащиеся на устройстве.
В силу исторических причин в заявках на патенты объекты защиты представляются как «компьютерные устройства, способные выполнять определенные функции». До 1981 г. выдача патентов на программное обеспечение в США не практиковалась. На сегодняшний день дело обстоит иначе, и патенты на программное обеспечение выдаются, хотя далеко не на все.
Сейчас любой профессиональный программный продукт является результатом длительной работы не одного человека, а целой команды разработчиков. Поэтому на создание программного обеспечения тратятся большие денежные, временные и человеческие ресурсы. Вот почему очень важно защитить как саму программу (ее код), так и решения, применяемые при ее создании.
Чем охраняется компьютерная программа как объект промышленной собственности?
Кроме авторского права, о котором говорилось в предыдущих статьях, компьютерную программу в соответствии с нашим законодательством можно защитить с помощью патента на изобретение или полезную модель. Патент на полезную модель предоставляет такой же объем прав, как и патент на изобретение, в то время как получить его намного проще.
Согласно законодательству США, компьютерную программу можно защитить только с помощью патента на изобретение (utility patent), поскольку в США нет такого объекта интеллектуальной собственности, как полезная модель.
Патент можно получить только на патентоспособную полезную модель/изобретение. У нас условиями патентоспособности изобретения являются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Что касается США, то условия патентоспособности изобретений – это новизна, неочевидность, полезность. Указанные критерии по сути своей похожи, но все же имеются и различия.
Новым признается изобретение, если оно не относится к уровню техники. К уровню техники относятся какие-либо сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета. При этом заявитель сохраняет возможность патентования изобретения, если подаст заявку в течение 12 месяцев со дня публикации, открытого использования или предложения к продаже.
Интересной особенностью американского законодательства является предусмотренная возможность подать предварительную заявку (provisional application), которая по сути на год дает отсрочку подачи основной заявки на получение патента. По окончанию этого срока, предварительную заявку можно либо преобразовать в основную, либо подавать документы заново.
К плюсам подачи такой заявки можно отнести то, что расходы на нее будут в разы ниже, в сравнении с подачей основной заявки. Предварительная заявка может послужить серьёзным доказательством в случае оспаривания ваших прав на изобретение. Но стоит обратить внимание на то, что в такую заявку нельзя вносить изменения, поэтому приоритет для последующей заявки может быть установлен только в отношении сведений, раскрытых в предварительной заявке.
В Украине изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. В США согласно критерию неочевидности нужно, чтобы изобретение было неочевидным для специалиста той или иной сферы на время получения патента.
В США, чтобы быть патентоспособным, объект по закону должен быть полезным процессом, машиной, изготовлением или составом изделия. Согласно нашему законодательству изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.
Как уже указывалось ранее, в Украине компьютерную программу можно защитить и патентом на полезную модель. Условиями патентоспособности для полезной модели являются новизна и промышленная применимость. Как видим, для полезной модели не нужен такой критерий, как изобретательский уровень. Кроме того, экспертиза проводится по упрощенной процедуре, так как при рассмотрении заявки не проводится проверка (квалификационная экспертиза) на соответствие указанным выше критериям. Экспертиза устанавливает дату подачи заявки, определяет принадлежность заявляемого объекта к полезным моделям, проверяет правильность оформления и соблюдения процедуры подачи заявки, после чего выдает патент под ответственность заявителя.
Несмотря на то, что экспертиза полезной модели не проводится, такую экспертизу в течение 3-х лет от даты получения патента может заказать любое лицо. Если по итогам проведения экспертизы будет установлено несоответствие патента на полезную модель критериям новизны и промышленной применимости, то его действие можно будет оспорить в судебном порядке.
Так как патентное законодательство применимо к изобретениям и полезным моделям в любой области технологии без какой-либо дискриминации, то для того чтобы быть патентоспособными изобретения/полезные модели, связанные с программным обеспечением, должны также отвечать этим требованиям.
Кто может получить патент?
В законодательстве указаны США и Украины есть как общие, так и различные условия для возможности быть заявителем.
Как пример общего условия можно привести то, что не может быть заявителем лицо, которое принимало только финансовое участие, но не внесло свой личный творческий вклад в создание изобретения.
В США согласно закону только изобретатель может подать заявку на патент, за некоторыми исключениями, к примеру, если изобретатель умер, то заявка может быть подана его законными представителями.
Особенностью процедуры регистрации в Штатах является то, что при подаче заявке на изобретение обязательно подается так называемая декларация авторства. В ней утверждается, что заявляемое решение создано именно этим изобретателем в том виде, как оно заявлено в формуле изобретения. Без него заявка не пройдет формальную экспертизу.
Если права на изобретение (и соответствующую заявку) передаются авторами третьему лицу, необходимо оформить также документ о передаче прав.
Важным отличием американского патентного законодательства является то, что если патентообладателей несколько, но между ними не подписан договор об объеме прав, то каждый из них может продать свое право на патент или выдать лицензию на право использования изобретения без разрешения других патентообладателей и без обязанности выплачивать им часть полученных от такой сделки доходов. Поэтому, во избежание споров, стоит подписывать такой договор, и в нем оговаривать права и обязанности патентообладателей.
Перед покупкой патента или лицензии желательно проверить в реестре патентного ведомства, нет ли других патентообладателей, а также потребовать от патентообладателя включить в договор об уступке патента или лицензионное соглашение гарантии о том, что третьи лица не имеют притязаний на патент на основании договорных обязательств.
Если говорить о служебном изобретении, то в США права на него принадлежат работодателю, если наемный работник подписал контракт об их передаче работодателю. Обычно по контракту полностью передаются права на любое изобретение, выполненное в течение периода работы по найму у конкретного работодателя, при этом в самом начале работы оговаривается создание конкретного изобретения. Ведь если работник нанимается просто в качестве научного сотрудника или инженера, то в этом случае изобретение становится его собственностью, если в контракте не указано другое.
Даже если работник остается владельцем изобретения, то работодатель имеет право на лицензию на использование соответствующего изобретения в соответствии с принципом “shop rights”. Это означает, что если изобретатель затратил на получение изобретения много времени и ресурсов работодателя, то он должен выдать работодателю неисключительную, непередаваемую, бесплатную лицензию на использование изобретения в течение всего срока действия соответствующего патента.
В Украине заявителем может быть как автор – изобретатель, так и его работодатель, а также их правонаследники.
Что касается служебного изобретения, то сотрудник должен письменно уведомить работодателя о созданном им служебном изобретении/полезной модели вместе с описанием, которое достаточно четко раскрывало бы суть изобретения/полезной модели. А работодатель должен в течение 4 месяцев от даты получения такого уведомления решить: подавать ли заявку на получение патента либо же сохранить информацию об изобретении в качестве коммерческой тайны (на срок не более четырех лет). За этот срок работодатель должен заключить с изобретателем договор о выплате гонорара с указанием условий и размеров выплат. Если же работодатель будет бездействовать, то право подачи заявки переходит к изобретателю/его правонаследникам. Но у работодателя в таком случае остается преимущественное право на получение лицензии.
Где и как регистрировать?
У нас заявка на получение патента на полезную модель/изобретение подается в Государственную службу интеллектуальной собственности, причем подается по адресу ГП «Украинский институт промышленной собственности» (УКРПАТЕНТ), где и происходит рассмотрение материалов заявки. В США за это отвечает Американское ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO).
Что касается подачи заявки, то законодательства обеих стран устанавливают к ней определенные формальные требования.
Получить патент на изобретение сложнее, чем на полезную модель, ведь кроме формальной экспертизы для изобретений проводится еще и квалификационная экспертиза.
По результатам такой экспертизы принимается решение, на основании которого дальше следуют публикация, регистрация и выдача патента.
В США процедуры формальной и квалификационной экспертиз длятся примерно 2-3 года.
Процедура ускоряется только в определенных случаях, если:
- изобретателю больше 65 лет;
- изобретатель тяжело болеет;
- изобретение касается лечения рака или СПИДа;
- изобретение касается энергосбережения;
- изобретение касается безопасности США;
- оплачен официальный сбор.
Также следует обратить внимание, что при подаче заявки на изобретение в США, заявитель обязан описать изобретение в «лучшем виде» (best mode). В противном случае, если будет доказано, что заявитель хотел скрыть самые значимые признаки изобретения от конкурентов, выданный патент может быть признан недействительным.
В Украине процедура регистрации займет для полезной модели примерно 7-9 месяцев, а для изобретений – около 2-х лет. Сократить данные сроки можно, заплатив государственный сбор.
Сколько действует патент?
Как в Украине, так и в США срок действия патента на изобретение составляет 20 лет. Срок действия патента на полезную модель в Украине составляет 10 лет. Срок действия патента отсчитывается от даты подачи заявки.
В Украине и в США есть исключения из такого правила, к примеру:
1) США – если выдача патента задерживается в связи с рассмотрением апелляции, и патент в итоге выдается на основании пересмотренного решения, то срок действия патента продляется на период рассмотрения, но не больше, чем на 5 лет.
2) Украина – если подается заявка на изобретение – лекарственное средство, для использования которого нужно разрешение компетентного органа, то срок действия патента по ходатайству патентовладельца может быть продлен на срок, равняющийся периоду между датой подачей заявки и датой выдачи разрешения, но не больше 5 лет.
Права, которые основываются на патенте, действуют и подлежат охране от даты публикации информации о выдаче патента.
После выдачи патента необходимо оплачивать пошлины за его поддержание. В США согласно требованиям UPSTO, такие пошлины уплачиваются через 3,5, 7,5 и 11,5 лет, в Украине – этот сбор оплачивается ежегодно.
Какие же права принадлежат заявителям и патентовладельцам?
Украинское законодательство содержит достаточно обширный перечень прав касательно изобретений/ полезных моделей. Причем неимущественные и имущественные права четко разделены. К неимущественным правам относится, к примеру, право на присвоение своего имени созданному изобретению, полезной модели.
Если у патента несколько собственников, то, если нет подписанного между ними соглашения про распределение прав, каждый из собственников может использовать охраняемый объект по своему желанию, но никто не может, к примеру, без согласия остальных выдавать лицензию или передавать права на изобретение/ полезную модель.
Патент дает монопольное право на использование охраняемого технического решения, в нашем случае – реализованного в компьютерной программе (использовать в собственной коммерческой деятельности, давать разрешения использовать другим, пресекать незаконное использование).
В США патент гарантирует право владельца запрещать другим изготавливать, использовать, предлагать для продажи или продавать изобретение на территории Соединенных Штатов либо импортировать изобретение в Соединенные Штаты.
Насколько же распространены патенты на программное обеспечение?
В качестве примера стоит привести всем известную компанию Google. На данный момент она является владельцем более чем 2600 патентов в сфере IT. Если ознакомиться с последними полученными компанией патентами, то можно четко проиллюстрировать условия получения патента на компьютерную программу. Условие о привязанности к материальному носителю указано прямо в названии изобретения, к примеру: «Реализуемый компьютером способ и система помещения в карантин информации о местоположении пользователя /A computer-implemented method and system of quarantining user location information».
В заключение хочется еще раз отметить, что компьютерная программа является сложным для защиты объектом. Поэтому для защиты от посягательств на такой вид интеллектуальной собственности лучше использовать всестороннюю охрану, то есть авторско-правовую и патентно-правовую, для того чтобы оправдать обезопасить себя от посягательств, иметь возможность восполнить затраченные на разработку ресурсы и, конечно, же получать прибыль.
