Интеллектуальная собственность является одним из ключевых активов продуктовых IT-компаний. Очень часто компании не уделяют должного внимания оформлению и поддержанию прав на объекты интеллектуальной собственности (ИС), чем создают риски для своего бизнеса. В данной статье вы узнаете алгоритм действий для защиты ИС своей компании.
Процесс защиты ИС можно поделить на три шага:
- Определяем, что необходимо защищать
- Оформляем права на объекты ИС
- Поддерживаем права на ИС в силе
Шаг 1. Определяем, что необходимо защищать
Прежде всего необходимо определить, какие объекты ИС уже есть у вашей компании.
Как правило, у IT-компании имеются следующие объекты ИС:
- программный код
- наименования товаров и услуг
- доменные имена
- промышленный дизайн
- интегральные микросхемы
- изобретения
Проверьте, что из перечисленного есть у вашей компании. На этом этапе вам необходимо выяснить следующее:
- оформлены ли права на ваши объекты ИС?
- кто является автором (если применимо)?
- кому принадлежат имущественные права на объекты ИС?
Уже на этом этапе вы можете обнаружить для себя много нового и интересного.
Шаг 2. Оформляем права на объекты ИС
На кого оформлять права?
Если ваш бизнес оформлен в виде юридического лица, то обычно правильным будет оформлять права на объекты ИС на вашу компанию.
Часто бывает так, что в юридическом лице (это может быть и зарубежная компания) на первичных этапах построения бизнеса нет необходимости. В таких случаях участники проекта регистрируют права непосредственно на себя и позже после регистрации компании передают права уже на нее.
Оформление прав на программный код
Программный код является объектом авторского права. Это означает, что авторские права на программный код возникают автоматически сразу после создания кода и не требуют государственной регистрации (хотя такая возможность имеется). Авторское право является одним из четырех способов юридической защиты программного обеспечения.
Как правило, разработчики в команде оформлены в виде ФЛП, с которыми у компании заключены договора на разработку программного обеспечения. Для таких ситуаций необходим договор на разработку. Если оплата услуг разработчика происходит с зарубежной компании, договор должен быть двуязычным.
Права на программный код переходят компании при подписании акта приема-передачи выполненных работ. Акт является ключевым документом для передачи прав на код. Поэтому в акте должно быть четко обозначено наименование программного кода, на который передаются права. Соответственно, услуги разработчика должны быть оплачены по договору.
Регистрация торговых марок и патентов
Где регистрировать?
Торговые марки и патенты (на промышленный дизайн, изобретения и др.) регистрируются специализированными государственными учреждениями.
Торговые марки и патенты действуют только в тех странах, где вы их зарегистрировали. Поэтому логично регистрировать торговые марки и патенты в странах, которые являются вашими рынками сбыта.
Зачем регистрировать торговые марки и патенты?
Регистрация прав на объекты ИС дает монопольное право использовать данные объекты ИС. Часто торговые наименования являются самым дорогим активом компании.
С другой стороны, если вы выбрали наименование для продукта/услуги и не проверили свободно ли оно по специальным базам, вы рискуете нарушить права на уже зарегистрированные торговые марки. В таком случае вам как минимум прийдется сменить название для товара/услуги или при худших сценариях с вами начнут судиться или, например, арестуют партию товара на таможне.
Что касается патентов на изобретения, то из-за того, что регистрировать их достаточно дорого, данный вопрос откладывается до привлечения инвестиций в компанию. При этом всегда остается риск потери новизны изобретения, что сделает невозможным его патентование.
Шаг 3. Поддерживаем права на объекты ИС в силе
По зарегистрированным торговым маркам и патентам необходимо осуществлять периодические платежи за продление их действия. Сроки и размеры платежей в каждой юрисдикции отличаются. Например, в США уже через 4 года после регистрации необходимо оплачивать продление патента на промышленный дизайн, через 5 лет после регистрации необходимо продливать торговую марку. Эти сроки легко пропустить, если их специально не контролировать. Функцию контроля этих сроков, как правило, выполняет юрист или патентный поверенный. Пропуск срока оплаты может привести к потере регистрации торговой марки или патента.
Таким образом, оформление прав на ИС для IT-компании в идеале должно быть постоянным процессом, так как объекты ИС составляют основную часть продуктов и услуг таких компаний. Данный процесс должен быть налажен внутри компании либо передан на аутсорс юридической фирме.
Автор: Сергей Шпак, партнер ЮФ “Батуринец и Партнеры”
