Вы можете месяцами вынашивать идею, тратить сотни часов, без отпуска и выходных, на разработку приложения. Вы можете убеждать инвесторов в том, что ваше предложение обязательно станет хитом. Но все это окажется под угрозой, когда вы вдруг узнаете, что кто-то другой в это самое время создает продукт с похожим названием, логотипом или даже функционалом. Как защитить свои права на мобильное приложение? Мы предлагаем несколько основных тактик, и первая из них — регистрация торговой марки.

Любой продукт, будь-то компьютерная игра, операционная система, специализированное ПО, как правило, имеет такие маркеры:

  • название продукта;
  • название разработчика;
  • графическое изображение, которое ассоциируется с продуктом;
  • графическое изображение, которое ассоциируется с разработчиком.

Эти, а также другие обозначения (например, слоганы), которые отличают товары или услуги одного производителя от других, можно и нужно регистрировать в качестве торговых марок.

Так, например, в Украине, охраняется как торговая марка Google, так и ТМ названий отдельных сервисов, например, Adwords, Adsense, Blogger, Gmail, Youtube, а также названия устройств, например Nexus, и даже изобразительные элементы, такие как логотип, указанный справа.

Чтобы защитить ТМ производителя мобильного приложения необходимо правильно выбрать:

  • объем охраны торговой марки;
  • необходимую территорию.

Защита с помощью ТМ: объем охраны торговой марки

Объем охраны ТМ определяется обозначением, которое подается на регистрацию, и перечнем заявляемых товаров и услуг. Обозначение может быть:

  • словесным (текстовое написание);
  • изобразительным (логотип);
  • комбинированным (текст + лого).

В большинстве случаев целесообразно отдельно подавать на регистрацию словесные обозначения и изобразительные. Объем защиты двух отдельных знаков будет шире, чем комбинированного.

Часто разработчики ПО спрашивают о наилучшем способе защиты версий. Скажем, сегодня у вас вышел продукт SoftGame 1.0, а завтра – SoftGame 2.0, потом еще и SoftGame Profi, SoftGame Addiction и т.д. Конечно, каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, но если у вас будет зарегистрирована торговая марка SoftGame, то использование другими лицами, к примеру, ТМ SoftGame Profi, также будет нарушением ваших прав.

Защита с помощью ТМ: выбор товаров и услуг

Все товары и услуги сгруппированы в 45 классов Международной классификации товаров и услуг. Разработчика мобильного приложения могут интересовать следующие классы:

  • класс 9, к которому в том числе относят как устройства (мобильные телефоны, планшеты, джойстики), так и компьютерное игровое программное обеспечение, компьютерные программы;
  • класс 35, к которому в том числе относят рекламные услуги, деловые справки, деловое информирование, также представление программного обеспечения через сеть Интернет с целью розничной продажи;
  • класс 38, к которому в том числе относят обеспечение общения в интернет-чатах; предоставление доступа к облачной среде; предоставления доступа к онлайн форумам, чатам, электронным оповестительным доскам для передачи сообщений между пользователями;
  • класс 41, к которому относят различные услуги в сфере образования, обучения, развлечения. Следует заявлять услуги данного класса, если вы хотите защитить мобильное приложение по обучению английскому, математике, шитью, сборке радиоуправлямого автомобиля; а также игровые приложения, игровые услуги для мобильных телефонов; сервисы по проведению обучающих вебинаров, онлайн-академии;
  • класс 42, к которому в том числе относят проектирование, разработка и прокат ПО; услуги хостинга, в том числе с использованием облачных сред; обеспечение поисковыми средствами для Интернета; программное обеспечение как услуга (Saas);
  • класс 45, который, как правило, заявляют, в случае предоставления социальных услуг в режиме онлайн.

Вы можете подавать на регистрацию обозначение не в одном классе, а сразу в нескольких. При этом в выборе класса необходимо учитывать два важных момента:

1) Заявлять лучше только тот перечень товаров или услуг, который вам действительно необходим. Например, класс 9 включает кроме программного обеспечения еще и холодильники, компасы, антенны, бинокли, а класс 45 включает также открывание секретных замков, присмотр за детьми, услуги ночной охраны. Заявлять все услуги в рамках одного класса нужно только тогда, когда вы их действительно собираетесь использовать. Например, вы разработали приложение по присмотру за детьми онлайн.

А что если заявить весь перечень товаров и услуг определенного класса? С одной стороны, прямых санкций за такое использование не будет. Но с другой, в украинском законодательстве и законодательстве большинства стран мира предусмотрены положения, согласно которым владелец ТМ должен использовать ТМ для всех заявленных товаров или услуг. Если он этого не делает в течение определенного периода (в Украине – три года с даты регистрации или любой более поздней даты), то заинтересованное лицо может подать иск в суд о досрочном прекращении свидетельства на ТМ. А, как все мы понимаем, как минимум, судебный процесс всегда влечет за собой дополнительные затраты.

2) Максимально точно и комплексно подходите к формированию перечня товаров или услуг. Например, если вы разработали социальную сеть, целью которой будет, в том числе, обучение или помощь в обучении пользователей, обязательно нужно заявить и услуги 41 класса, связанного с обучением. А если эта социальная сеть будет выполнять функции службы знакомств, то это так же нужно заявить в перечне услуг.

Защита с помощью ТМ: территория

Еще одна сложность при регистрации ТМ для мобильных приложений является то, что торговая марка носит территориальный характер, а вот мобильные приложения, как правило, требуют внетерриториальную защиту. Поэтому перед регистрацией следует определиться со списком ключевых стран и своевременно подать в них заявки. Показательным в этом плане является кейс американской социальной сети Pinterest.

Несмотря на широкую географию пользователей, владельцы сети «забыли» подать заявку на регистрацию ТМ в другие страны. Как оказалось, другая компания — британская Premium Interest Limited – подала заявку на регистрацию ТМ Pinterest в ведомство ЕС. В результате социальной сети Pinterest пришлось подать оппозицию против регистрации ТМ на имя британской компании, дело по которой уже рассматривается больше двух лет. Можете представить себе размер издержек за этот период.

Существует три основных способа регистрации ТМ за рубежом:

1) Путем подачи национальных заявок в интересующие вас страны. Это способ, как правило, является самых дорогостоящим, но в некоторых случаях альтернативы ему нет.

2) Путем подачи одной международной заявки по Мадридскому соглашению или Протоколу к нему. В данном случае на основании национальной заявки (например, украинской) вы подаете одну международную заявку с указанием тех стран, в которых вы планируете получить защиту.

Преимущества данного способа регистрации заключаются в том, что:

  • основную пошлину вы платите в одной валюте — швейцарских франках, помимо которой вам придется лишь оплатить пересылочный сбор патентного ведомства Украины в размере 600 грн;
  • вы подаете только одну заявку, но можете заявить достаточно обширный перечень стран; сегодня участниками Мадридского соглашения и(или) Протокола к нему является более 90 государств;
  • каждая заявленная страна будет самостоятельно проводить экспертизу вашего обозначения и отказ в одной стране не влечет за собой отказа в других странах.

Конечно, у данного способа есть и недостатки, основными с которых является:

  • 5-летняя зависимость международной регистрации от национальной заявки или регистрации; если в Украине у вас будет признано недействительным свидетельство на ТМ, получен отказ в регистрации ТМ или отозвана заявка, то вы лишитесь и международной регистрации ТМ;
  • не все страны являются участниками Мадридского соглашения и/или Протокола; к примеру, ими не являются Канада и Чили – в эти страны вы можете подать только национальные заявки.

3) Путем подачи региональных заявок, среди которых:

  • торговая марка ЕС (так называемая Community Trademark), которая дает вам защиту в 28 странах-участниках ЕС;
  • торговая марка, которая подается в ARIPO, организацию, созданную англоязычными африканскими государствами, с центральным офисом в Хараре (Зимбабве);
  • торговая марка, которая подается в OAPI — региональную организацию, объединяющую 16 франкоязычных государств африканского континента.

Часто задают вопрос о том, в какие страны лучше подавать заявку. Ведь конкурирующее мобильное приложение, которое нарушает ваши права, может хоститься практически в любой стране мира. Мировая практика показывает, что необходимо подавать заявку в те страны, в которых у вас находятся ключевые пользователи. Даже если таких стран будет много. Ведь цена отсутствия регистрации ТМ может быть достаточно высока.

Автор: Мария Ортинская, директор компании IPStyle, патентный поверенный Украины; профессиональный юрист, лектор